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如何撰写说明书才有充足的修改余地

                                                     原创作者:严政

 
在答复审查意见通知书的过程中,为了克服新颖性、创造性、支持等问题,很多时候需要对权利要求书进行修改。然而,为了避免出现修改超范围,很多时候会受到说明书记载内容的限制,使得权利要求书可修改的余地较小。本文中将结合专利代理实践中遇到的实际问题,推荐一些撰写说明书的小技巧,让权利要求书的修改不再难以抉择。
本文中,将针对化学领域中数值范围和马库什化合物这两个方面,详细阐述应当怎样撰写说明书才有充足的修改余地。
第一个方面,数值范围要充分展开说明,尽可能多地列举点值。
化学领域的专利申请的权利要求书中通常会出现各种各样的数值范围,例如,组合物的组分含量、物质浓度、物化参数、工艺条件等。在答复审查意见通知书的过程中,对权利要求书中的数值范围进行修改,与对比文件的数值范围区分开,这是很常用的应答策略。通常,如果权利要求书中的数值范围与对比文件的数值范围难以区分开,例如,对比文件的数值范围与权利要求书中的数值范围存在部分重叠或者有至少一个共同的端点,或者对比文件公开了权利要求书中的数值范围中的至少一个点值或部分范围等,则需要借助说明书记载的内容对权利要求书中的数值范围进行修改。然而,如果说明书记载的内容与权利要求书基本相同,而没有对权利要求书中的数值范围进行充分展开说明,这时要将权利要求书中的数值范围修改至与对比文件区分开,这将会变得非常困难,因为要从权利要求书的数值范围之内选取的未被披露的点值重新组建新的数值范围,该新的数值范围的端点值由于未被原权利要求书和说明书披露而会导致修改超范围。例如,权利要求书中要求保护的pH值的数值范围是3-9,且说明书中也仅记载了pH值的取值范围为3-9,而对比文件公开的pH值为8-12,如果申请人将pH值修改为3-7以与对比文件的pH值区分开,则会导致修改超范围,因为新的数值范围的端点值7未被原始权利要求书和说明书记载。
因此,为了使权利要求书中的数值范围有更多修改的可选方案,在说明书中对数值范围进行充分展开说明是非常必要的。总的来说,对数值范围的充分展开说明,主要是对数值范围中的点值进行尽可能多地列举,使得在实质审查过程中能利用这些点值进行任意组合以形成新的数值范围。
作为一种可选方式,数值范围的展开说明可以是对数值范围中的点值进行具体列举。例如,权利要求书要求保护的添加剂用量的质量百分数的数值范围为1-10%,说明书中针对添加剂用量的数值范围可以描述为:所述添加剂的用量的质量百分数为1-10%,具体地,例如可以为1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%等。
作为另一种可选方式,数值范围的展开说明可以是对权利要求书中的数值范围进行多重优选,以尽可能多得披露点值。例如,权利要求书要求保护的添加剂用量的质量百分数的数值范围为1-10%,说明书中针对添加剂用量的数值范围可以描述为:所述添加剂的用量的质量百分数为1-10%,优选为2-9%,更优选为3-8%,进一步优选为4-7,更进一步优选为5-6%
按照上述两种方式进行数值范围的展开说明,如果在实质审查过程中审查意见中指出对比文件公开了添加剂用量的质量百分数为7-12%,则申请人可以考虑将数值范围修改为1-6%1-5%1-4%等,这样权利要求书的修改将会变得更加灵活和方便。
另外,有些情况下,答复审查意见通知书的过程中需要利用说明书中实施例披露的具体点值来修改数值范围。这时,受限于实施例作为一个具体实施方案,容易被视为其需要与多个具体的技术特征进行配合使用才可以实现发明目的。因而这种修改有时也会被视为修改超范围。为了避免出现这种修改超范围的情况,可以在说明书的技术特征展开说明部分对实施例中具体使用的数值点值进行列举。例如,权利要求书要求保护的添加剂用量的质量百分数的数值范围为1-10%,实施例中具体实施的点值分别为3.2%4.7%5.3%6.5%,这时说明书中针对添加剂用量的数值范围可以描述为:所述添加剂的用量的质量百分数为1-10%,具体地,例如可以为1%2%3%3.2%4%4.7%5%5.3%6%6.5%7%8%9%10%等;或者也可以描述为:所述添加剂的用量的质量百分数为1-10%,优选为2-9%,更优选为3-8%例如3.2%4.7%5.3%6.5%),进一步优选为4-7,更进一步优选为5-6%
第二个方面,马库什化合物中的基团要充分展开,尽可能多地列举具体化合物。
通常,保护范围较宽的马库什化合物权利要求很容易囊括现有化合物或者与现有化合物结构很接近的化合物,这时对权利要求书进行修改,使要求保护的马库什化合物与现有化合物区分开,这是非常必要的。然而,如果说明书没有对权利要求书中的马库什化合物进行充分展开说明,将会使得权利要求书的修改变得非常困难。
例如,权利要求书中要求保护的化合物的通式为:
其中,R1C1-C5烷基,R2为卤素。而且,说明书记载的内容与权利要求书基本相同。然而,对比文件公开了以下结构式的化合物。
如果申请人希望将权利要求书的马库什化合物中的可变基团R1限定为C1-C4烷基,R2限定为氯或溴,则会导致修改超范围,因为原始权利要求书和说明书中并未记载R1C4烷基,R2为氯或溴。
因此,为了使权利要求书中的马库什化合物有更多修改的可选方案,在说明书中对马库什化合物进行充分展开说明是非常必要的。
作为一种可选方式,马库什化合物的展开说明可以是对其各个可变基团进行多重优选和具体列举。例如,对于上述马库什化合物,说明书中针对可变基团的描述为:R1C1-C5烷基,优选为C1-C4烷基,更优选为C2-C3烷基,具体地,R1例如可以为甲基、乙基、丙基、丁基、戊基等;R2为卤素,优选为氟、氯或溴。
作为另一种可选方式,马库什化合物的展开说明可以是对具体化合物进行表格列举。例如,对于上述马库什化合物,说明书的展开说明可以为:在上述通式化合物中,R1C1-C5烷基,R2为卤素,具体的化合物如下表所示:

化合物编号
在化合物通式中
R1
R2
化合物1
C1烷基(即甲基)
F
化合物2
C1烷基(即甲基)
Cl
化合物3
C1烷基(即甲基)
Br
化合物4
C2烷基(即乙基)
F
化合物5
C2烷基(即乙基)
Cl
化合物6
C2烷基(即乙基)
Br
化合物7
C3烷基(即丙基)
F
……
……
……

按照上述两种方式对马库什化合物进行展开说明,如果在实质审查过程中审查意见中指出对比文件公开了R1-C5H11R2F,则申请人可以考虑将马库什化合物中的可变基团R1限定为C1-C4烷基,R2限定为氯或溴,这样权利要求书的修改就方便多了。
另外,对于具有两个以上可选择要素的马库什通式化合物,在实质审查阶段,如果将马库什通式化合物修改至只有单个可选择要素的通式化合物,或者多个可选择要素仅包括四个以下的具体化合物,在说明书中没有明确记载的情况下,这种修改通常不会被接受。考虑到在实质审查阶段可能需要将马库什通式化合物修改至只有单个可选择要素的通式化合物,或者多个可选择要素仅包括四个以下的具体化合物,需要有针对性地对马库什通式化合物进行充分展开说明。通常,对于只有单个可选择要素的通式化合物,相当于已经披露了该可选择要素所对应的所有具体化合物。基于此,说明书中针对马库什通式化合物的展开说明可以是将多因素变化的通式化合物拆分成多个单因素变化的通式化合物。例如,对于上述马库什化合物,说明书的展开说明可以为:在上述通式化合物中,R1C1-C5烷基,R2为卤素,具体地,
R2F时,R1可以为C1-C5烷基,优选为C1-C4烷基,更优选为C2-C3烷基,例如甲基、乙基、丙基、丁基、戊基等;
R2Cl时,R1可以为C1-C5烷基,优选为C1-C4烷基,更优选为C2-C3烷基,例如甲基、乙基、丙基、丁基、戊基等;
R2Br时,R1可以为C1-C5烷基,优选为C1-C4烷基,更优选为C2-C3烷基,例如甲基、乙基、丙基、丁基、戊基等;
R2I时,R1可以为C1-C5烷基,优选为C1-C4烷基,更优选为C2-C3烷基,例如甲基、乙基、丙基、丁基、戊基等。
上述三种马库什通式化合物的展开说明方式可以根据实际需要择一使用,也可以根据需要进行组合使用。
综上所述,为了确保权利要求在实质审查阶段能够灵活地修改,需要对权利要求书的技术特征进行充分展开说明。对于权利要求书中的数值范围,可以采用对数值范围中的点值进行具体列举,或者对数值范围进行多重优选,或者两种方式适当组合的方式进行展开说明。对于权利要求书中的马库什通式化合物,可以采用对通式中的各个可变基团进行多重优选和具体列举,或者对具体化合物进行表格列举,或者将多因素变化的通式化合物拆分成多个单因素变化的通式化合物,或者三种方式适当组合的方式进行展开说明。

 

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