学术成果
浅谈自由实施FTO尽职调查的意义
作者：李建伟
作者单位：北京润平知识产权代理有限公司
伴随着全球市场贸易的发展，在贸易中引起的专利侵权案件量一直居高不下。话不多说，先来看两组统计数据吧~
中国2015-2017年专利诉讼量季度变化趋势
（数据来源：中国裁判文书网/新闻源）
其中，2015年一季度至2017年四季度，我国已进行裁判的专利诉讼案件一共约13000余件，其中2015年约5600余件，2016年约4000余件，2017年约3700余件，虽然有的季度有下滑迹象，但平均每个季度也有超过1000件的专利诉讼量。
（美国2015-2017年专利诉讼量季度变化趋势）
数据来源：IAM Magazine/Unified Patents
其中，2015年一季度至2017年三季度，美国已进行裁判的专利诉讼案件一共约近14000余件，其中2015年约5786件，2016年约4650件，2017年约3534件，其专利诉讼量更是超过了中国。
面对如此巨量的专利诉讼案件，企业应该如何才能预防自己的产品遭遇专利侵权诉讼呢？
不用着急，小编给大家推荐一款防侵权神器——FTO（Freedom To Operate, 自由实施）尽职调查，它是指对实施该技术是否可能侵犯他人专利权和违反其他法律法规的规定而进行的调查和研究；FTO尽职调查报告是一种法律意见书，其具有一定的法律效力。
那么，FTO尽职调查报告究竟会有哪些价值呢？接下来小编就从商业和技术两个方面来给大家科普一下吧。
● ● ● 商业价值
包括中国、美国在内的全球很多国家，在判定专利侵权案件时，会将侵权人是否故意侵权（Willful Infringement）当成侵权赔偿的重要评判标准。
此时，若专利代理机构出具的FTO尽职调查报告的评估结果表明被调查的技术不构成对其他专利权的侵犯，则能够避免被法院认定为故意侵权，从而避免在遭遇侵权诉讼时具有较高赔偿额的裁决。因此，FTO尽职调查在一些层面上能够有助于为使用该技术的企业减少经济损失，具有商业价值。
● ● ● 技术价值
在FTO尽职调查的过程中，专利代理人或专利律师最重要的工作就是对在审（其有授权可能）和已授权的专利申请或专利进行检索，仔细将其与欲实施的技术进行对比，并还应对专利侵权进行深入的分析以给出是否存在侵权风险的分析结论。
一般来说，侵权风险分析结论可分为不侵权、可能侵权和侵权，并且企业应当针对不同的侵权风险的分析结论分别采取相应的预警措施。
小编初步整理了一下，企业一般可以采取如下的预警措施：
Ⅰ 针对存在的可能侵权的风险，一般是由于相关专利的专利权所限定的技术方案较为详细，比如相关专利的专利权所要求保护的是技术特征A+B+C，而欲实施技术是技术特征A+B、A+C或B+C，此时企业在改造或优化技术时应当注意对欲实施技术方案进行规避，以免在加入了新的技术特征之后，又落入了在先专利权的保护范围；
Ⅱ 针对存在的侵权风险，企业应当引起高度重视，大致可以采用以下5种应对策略：
1） 对该技术进行改造，但要注意避免被认定为等同侵权，以绕开专利权的保护范围；
2） 与相关专利的专利权人进行交涉，包括专利转让、许可使用、交叉许可等；
3） 对相关专利申请或专利提出质疑，包括对相关专利申请提公众意见以及对相关专利提无效；
4）等待该专利权期限届满；
5）彻底放弃实施该技术。
预防大于治疗，而全面的FTO尽职调查可以帮助企业尽早找到产品技术走向市场前的风险，并使得企业掌握主动权，能够提早对技术改进或变型以有效规避知识产权纠纷的法律风险，减少甚至避免潜在的损失。
● ● ● 小结
目前，中美贸易战愈演愈烈，美国301贸易调查中所主要提及的强迫技术转让和知识产权问题将专利侵权拥向了风口浪尖，以及专利法修订草案中上调专利侵权的赔偿数额的提议...这一系列的事件都预示着我国将会继续加大知识产权侵权和维权的力度，真正在法律诉讼层面上为科技创新保驾护航。
因此可预见的是，FTO尽职调查在不久的将来会越来越多地出现在企业的技术研发和产品上市项目中，也会有越来越多的专利代理人或专利律师会加入到这项业务工作中，而FTO尽职调查也势必会被越来越多的企业开展来寻找技术自由实施的空白领地。
（以上图片源自网络）
