作者：吉静鲜

　　 作者单位：北京润平知识产权代理有限公司

 

美国专利保护类型：实用（发明）专利、植物专利、外观设计三种。没有实用新型。

 

一．专利申请途径

 

1. 直接向美国申请专利（在中国境内完成的发明创造，需要在中国专利局预先提交保密审查，保密审查通过后，方可直接向美国申请专利）。

2. 通过巴黎公约向美国申请专利：优先权期限12 个月内。如果错过12 个月优先权日期，可以在两个月内通过提交恢复请求书及缴交额外费用再进入美国。

对于发明人自己公开的发明创造，可以在最早公开日起一年内进入美国。

申请美国专利可以用中文说明书递交，然后补交英文说明书，但要缴纳额外官费。

3. PCT申请进入美国国家阶段（优先权期限30个月内）。

如果错过30 个月优先权期限，可以在超过期限两年内通过提交恢复请求书及缴纳额外费用再进入美国。

两种方式：

（1）根据美国专利法第“371”规定进入： 优先权日30个月内提交准确PCT公开文本英文译文进入，可以按照PCT条约第28条，41条对申请文件进行修改，但修改不能超出原始申请文件公布的范围。

（2）根据美国专利法第“111”条进入：放弃“371”进入方式，在原PCT申请的基础上通过bypass提出“继续申请”或“部分继续申请”，不必提交准确PCT公开文本英文译文，在PCT申请文本基础上进行修改和增加新内容，修改和增加内容可以超出原始申请文件公布范围。提交文件要求与普通美国申请相同。

 

二． 申请文件

 

正式申请需要提供的信息和文件主要有：

1.  指示函：包括申请类别；递交期限；申请人和发明人名称、国籍、地址；企业申请人指明是否大实体，小实体，微实体，或大学、研究机构等；要求优先权时优先权日、号、国家；PCT申请进入国家阶段时PCT申请日、号（公开日、号）；是否同时提实审；是否提前公开；是否加快审查；有关文件、账单发送要求；其他有关该申请特殊情况说明等等。

2.  完整英文说明书，包括摘要、权利要求书（超过3项独权项，20个附权项要缴纳额外官费）、说明书正文、附图（如果有）、序列表（如果有）等；

PCT国际申请进入美国国家阶段时，提供PCT申请说明书或PCT公开说明书。如果PCT申请国际阶段对说明书做了修改，或进入美国国家阶段时需要对说明书进行修改，应提供相应修改文件。

申请美国专利可以以非英文说明书递交，但要在递交日起两个月内补交英文说明书，并且交额外官费。

3.  发明人签字的宣誓书或声明(Declarations)

所有发明人都必须在宣誓或声明上签字，证明自己是所述发明的原始发明人。宣誓书或声明可后补，后补要交官费。

4.  委托书 (Power of Attorney)

5.  转让证明（Assignments）：发明人将专利申请转让给受让人的证明，需要所有发明人签字。

6.  优证文件：如果要求优先权，要提供优证文件。可以仅提供优证文件DAS码，不提供原件。递交期限要求不严，如果优证文件有问题，授权通知里将要求递交，在办登费缴纳前递交就可以。

7.  加快审查请求：如果希望尽快授权，并且选择下面两种加快途径，加快请求需要在申请的同时提出：

（1）优先审查途径（Track One Prioritized Examination ），在申请的同时提出，并且缴纳优先审查费用（大实体4000美元，小实体2000美元，微实体1000美元）。

注意：优先审查请求仅适用于普通要求优先权的申请，不适用于PCT申请以“371”方式进入美国的申请。需要优先审查的PCT申请，需要以“111”方式进入美国。

（2）普通加快审查（Accelerated Examination，AE），没有官费，但需要申请人事先完成繁杂的检索工作，并且满足其他要求。有关加快审查内容后面详细介绍。

8.  提交Information Disclosure Statement （IDS）

美国法律规定，在专利申请的整个过程中，申请人有义务向美国专利商标局提供一切已知的与本发明有关的现有技术资料。资料包括：引用文献；检索报告和审查过程中引用的对比文件；同族专利审查意见；在先公开使用、销售或许诺销售的事实情况；与本发明相关的在先公开资料（公开方式包括但不限于：论文、广告、报纸、网页）。非英文文献需要提供简要翻译（机器翻译就可以）。

不同时期提交有关资料和信息有不同要求。在审查员发出第一次审查意见之前提交，不须提交说明，不必缴纳官费。如果在收到审查意见后再提交，要提交说明并且要交官费。

如果有IDS 但不及时提交，将来涉及专利有效性时，可能被认定为“故意欺瞒”行为，授权的专利也可能被无效。

 

三．申请费用：

 

发明常用申请官费如下：（大实体费用；小实体、微实体官费有减免）

申请费USD300 +检索费660 +审查费 760,共 USD1720； PCT进入US共：USD1580

非英文说明书递交申请：USD140　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

独权附加费（3项以上）：USD 460/项；　　

权利要求附加费（20项以上）， USD 100/项　　　　　　　　　　 

多项从属权利要求，USD 820/项 

说明书附加费超100页，每50页  USD400

答复补正： USD160　　　　　　

延期1/2/3/4/5个月费用分别为： USD200/600/1400/2200/3000　　　　　　

优先审查（Track one）：USD4000 

优先审查处理：（Track one processing fee）:USD 140

恢复请求：USD2000　　　　　　　　　　　　

提交IDS (新案提交之后)：USD 240 官费取决于在哪个阶段递交

后交发明人声明：USD160，USD140（PCT进入US）　　　　　　　　　　

著录项目变更： USD 40（纸件） USD 0 (电子)　　　　　　　　　　

授权公布费：USD1000　　

RCE（继续审查请求）：USD1300（第一次），USD1900(第二次)　　

提交上诉请求： USD800 

授权后维持费（总共3次）：授权日起第3-3.5 年USD1600；第7-7.5 年USD3600；第11-11.5 年USD7400。 

 

官费减免规定：

美国专利制度规定给予小规模实体（small entities）大部分官费减免50%，对于微实体（micro-entity）大部分官费减免75%。

 

小实体／微实体评定标准：

小实体标准（符合以下任何一个条件就可以）

1）个体自然人

2）公司人数不超过500人（含子公司）

3）非盈利机构（例如：大学）

 

微实体标准（符合以下全部条件）

1.符合小实体要求；

2.发明人（申请人）在美国专利申请不超过4件；

3.每个发明人（申请人）上一年的年收入不超过177,117美金 （2017年数据）；

4.发明人／申请人没有义务将发明转给任何非微实体的第三方。

 

四．发明专利申请审批流程

 

1. 形式审查 （初审）

官方对递交的申请文件及缴纳的费用进行形式审查，对有缺陷的申请发出补正通知书(Notice to file missing parts) 通知申请人补正。

 

2. 专利申请的公开

　　 专利申请自申请日起（如果要求优先权，自优先权日）18个月将予以公开。申请人可以根据需要请求提前公开。

 

3. 实质审查

美国是自动审查制度，在提出发明专利申请的同时必须缴纳专利申请费、检索费和实审费，专利申请在初审合格后自动进入实质审查程序。对三种专利均给予实质审查。

 

4. 主动修改和审查意见

 

主动修改：申请人可以在审查员启动审查程序之前（一般申请日起3个月内）主动修改申请文件。在没有收到第一次审查意见之前，均可以提交主动修改，但越早越好。如果审查员已经完成初步审查，可能不接受主动修改。在答复审查意见时也可以主动修改申请文件。

 

审查意见：美国发明申请最早在递交申请一年半左右收到审查意见（non- final Office Action），答复第一次审查意见的期限为自发出审查意见通知起三个月内。答复期限可以延期最多6个月。每延期一个月，官费呈几何比例递增。一般情况下，第二次审查意见是最后一次审查意见(final Office Action)。有的还发出劝告书（Advisory Action），通知申请人如果对终审意见不满意可以提出上诉（Appeal）。

需要延期时，答复时提交延期请求，不是期限前提交延期请求。这点与中国要求不同。

 

收到最后一次审查意见后，申请人可以有三种选择：

（1、提出针对同一件申请的继续审查（RCE）；继续审查是在收到表示程序结束的官方文件，如最后一次审查意见或授权通知，但未缴纳授权费后提出。提出时要缴纳费用，提交相关信息（IDS）或对申请文件进行修改，以巩固其专利性。

（2、提出继续申请（另一件独立的申请）。继续申请包括普通继续申请、分案申请、部分继续申请。

继续申请按一件新申请对待。普通继续申请是针对同一申请公开的同一主题的发明内容，收到驳回或保护范围较窄的授权通知后，向专利商标局提交的进一步争辩和/或证据及修改的权利要求，以争取授权或扩大保护范围。分案申请是针对同一申请公开的不同主题的发明内容，应审查员要求或申请人主动提出的另一件申请。部分继续申请是对相同主题和新主题提出的改进或修改，可以对公开的内容增加补充材料。

（3、提出上诉请求。

 

与审查员沟通

在收到非终审或终审意见之后，申请人（代理人）可以主动要求与审查员电话或面谈，通过电话，见面或视频会议进行沟通讨论，缩短审查时间，加快审查程序，有助于早日授权。

 

5. 加快审查机制

在美国申请发明专利，正常情况下需要2至3年的审查周期，根据个案的复杂程度和其他因素的影响，也有超过3年以上才发出第一次审查意见通知书的情况。出于现实需要，美国专利审查机构制定了有关专利加快审查机制，如普通加快审查、优先审查、专利审查高速公路等，在缩短专利审查周期方面取得了一定的成效。申请人可根据案件类型，选用合适的加快审查程序。常用加快途径有以下几种：

 

（1. 普通加快审查（Accelerated Examination，AE）2006年8月25日实施

 

请求时机:  提交申请同时请求。没有官费。

 

加快程度:

在决定适用该程序之日起3个月内收到第一次审查意见，预计自申请日起12个月内收到最终审查决定。

 

要求条件：

（1） 独立权利要求不超过3个，权利要求总数不超过20个，不存在多项从属权利要求，各权利要求必须符合单一性的要求；

（2）需要申请人事先完成繁杂的检索工作（需提交预检索声明statement of preexamination search、信息公开声明IDS和审查支持文件Examination support document等）；

（3）答复审查意见的时间为2个月且不能延期。

 

（2. 优先审查（Track One途径）– Prioritized Patent Examination Program

2011年9月实施，每年一万件。Track One不适用于PCT进入美国的申请。

 

请求时机: 提交申请同时请求；或在提交继续审查（RCE）时提出。

 

加快程度: 预计在自申请日起12个月内，甚至6个月内可收到最终审查决定。

 

特点及要求：

Track One途径不需要像AE程序一样进行审查前的检索并提供相关文件，是以一定的费用和限定权利要求数目为条件，大大节省审查时间。一般申请人可以期望在几个月内收到第一审查意见，并在大约一年内得到最终决定。是最有效和最受申请人欢迎的加快审查程序。

（1）目前官方限制受理数量为每年1万件；

（2）官费较高，是普通申请官费的2倍以上（Track One 大实体费用4000美元，小实体2000美元，微实体1000美元；

（3） 独立权利要求不超过4个，权利要求总数不超过30个，且不存在多项从属权利要求。

（4) 答复审查意见期限不能延期，否则不予优先审查。

 

（3. 审查高速公路（Patent Prosecution Highway，PPH），中美2011年12月1日签署双边PPH协议，无官费

 

请求时机: 提交美国专利申请之后，第一次审查意见发出之前提出。

 

申请要求:

在先审查决定（或PCT国际检索单位、国际初步审查单位的书面意见或审查报告）中至少有一项权利要求经审查被认为具有可专利性/可授权。

 

加快程度

大约在4个月内决定是否准予适用PPH。准予适用的，一般在3个月内就会对该专利申请进行审查。

 

申请建议

 PPH通道对于已经拿到另一个专利审查机构肯定性审查意见，又向美国提交了申请的申请人来说值得考虑。需要注意的是，提交PPH请求时，需要将在后申请，即向美国提交申请的权利要求保护范围修改为与第一个申请机构已经认可的范围相等或更小，因此，需要申请人在专利保护范围和加快审查之间进行权衡。

 

五．授权阶段及年费缴纳

如果申请经审查没有发现驳回理由，官方即发出授权通知书，申请人应当在发出授权通知书之日起三个月以内缴纳登记费，办理其他要求的事项（如补交优证文件）。及时缴纳官费后，授权公告，颁发证书。

 

授权后的程序

美国专利法规定，对授权后的专利可以进行修正(Correction of Patent)，主要有以下几种：

1、更正专利（Certificate of Correction）：如改正专利商标局或申请人产生的印刷、拼写或打字错误；

2、放弃权利要求(Disclaimer)：向官方提出一份声明，放弃一项或多项权利要求；

3、再颁专利(Reissue)：专利权人可以申请改正无恶意情况下产生的差错，包括权利要求保护范围过宽或过窄、公开包含不准确内容、优先权要求不当、申请人提供的引用文件不正确等。再颁专利请求一般在专利授权后两年内提出，可以扩大权利要求保护范围。如果授权两年后提出就不能扩大专利保护范围；

4、再审程序(Reexamination)：任何人在专利有效期的任何时间均可对授权的专利提出影响专利授权的实质性问题，请求重新审查。如果美国专利商标局决定对授权的某一专利启动重新审查，该专利就成为“不定专利”。经重新审查后，专利商标局将对涉及的专利做出决定性的结论。

 

保护期限

发明专利、植物专利保护期限为20年，均自申请日起计算。

 

年费缴纳

发明专利授权后，自授权日起第3年半、7年半、11年半缴纳三次年费维持专利持续有效。